作者 | 知识产权中心 张博文律师

二元体系下，基于不同的解释目的和解释方法，专利权人在对权利要求进行解释过程中，很容易出现对权利要求解释不一致的结果。例如在专利的审查阶段，专利权人为了获得授权，拿到专利证书，专利申请人往往希望对权利要求进行限缩性解释，以避免专利的保护范围和现有技术产生冲突，从而希望快速授权。但在专利侵权诉讼案件中，由于已经获得稳定有效的专利权，专利权人为了抢占市场，很可能将在审查阶段已经排除的技术特征纳入专利权的保护范围。为确保权利要求解释的一致性，确保专利权保护范围的稳定性，使得专利从“出生到死亡”的保护范围保持不变。现行的专利制度衍生出禁止反悔原则，该原则避免专利权人二次获利的情形。

（一）禁止反悔原则的概念

在英美法系国家的合同法领域，有一项原则叫“允诺禁反言原则”，该原则要求当事人在案件审理过程过程中不得反悔,对于允诺人在法律活动中所做的允诺, 必须加以实施或者遵守。该原则通过一系列的案例得到实施1。目前各个国家专利制度中存在的禁止反悔原则，虽然规则制定方面各有不同，但是其渊源很可能是允诺禁反言原则。

我国有关司法解释规定2：专利申请人或者专利权人在行政阶段，对权利要求的明确放弃的技术方案，而且该种放弃没有被行政机关所否定，如果专利权人在专利侵权阶段将已经明确放弃的技术方案纳入专利保护范围，以希望扩大专利保护范围的，不应当得到人民法院的支持。该条款就是人们常说的“禁止反悔原则”。由于禁止反悔原则横跨了专利授权确权阶段和专利侵权审判阶段，其强调二元体系下权利要求解释的一致性。因此，在研究二元体系下权利要求解释的一致性的过程中，必然将涉及到对禁止反悔原则的研究。

（二）禁止反悔原则的理解和适用

在现行的专利理论中，禁止反悔原则的应用有两种理解，分别是狭义禁止反悔原则和广义禁止反悔原则。狭义禁止反悔原则就是专利申请人或者专利权人在行政阶段，对权利要求的明确放弃的技术方案，而且该种放弃没有被行政机关所否定，如果专利权人在专利侵权阶段将已经明确放弃的技术方案纳入专利保护范围，以希望扩大专利保护范围的，不应当得到人民法院的支持。在狭义上的禁止反悔原则中，要求意见陈述人以明确排除的方式对权利要求或说明书进行修改，才能够适用禁止反悔原则。

广义的禁止反悔原则，并不局限于明确排除的方式对权利要求或说明书进行修改，还包括通过推理可得出的排除方式。广义的禁止反悔原则需要结合专利申请文件的生成过程来深刻理解，专利申请文件是基于激励技术进步而发展出来的一种文件3。现行的专利文件包括摘要、摘要附图、权利要求书、说明书以及说明书附图。其中权利要求书可以称之为整部发明申请文本的核心内容，其为法律和技术的结合体；而说明书则更加贴近技术本身，更加侧重于发明所在的技术领域的实施和发明技术的自身规律。

如果将禁止反悔原则放置在整个专利申请文件的生成过程理解，按照专利申请文件的三个模块，技术问题、技术方案以及技术效果。在所解决的技术问题内容中，需要阐述涉案专利所要克服的现有技术难点，此时就需要罗列出涉案专利的所研发的技术背景。例如某技术问题在背景技术的记载中，是现有技术无法克服的，那么背景技术中所提及的现有技术的技术方案就应当予以排除的，不应再划入涉案专利的保护范围。一些地方性司法解释4记载：如果被诉技术特征是记载在背景技术中，即该技术特征是现有技术中有缺陷的技术特征，申请专利的目的就是解决该有缺陷的技术特征，从申请专利的目的出发，该技术特征也不应当纳入专利的保护范围。对于禁止反悔原则的适用，近年来各界均有所探索，同时也存在一些比较有争议的问题，比如：禁止反悔原则在适用过程中，启动禁止反悔原则的时机和前提条件是什么，禁止反悔原则中的“明确排除”中的“明确”要达到什么样的地步5。

（三）禁止反悔原则适用过程中存在的问题

现就结合司法案例对禁止反悔原则在适用中的一些常见问题进行论述。某案件中，专利权人向国家专利局申请“一种防治钙质缺损的药物及其制备方法”发明专利6。专利申请文件的权利要求1的内容是：“一种防治钙质缺损的药物，……：可溶性钙剂4-8份，……。”

在专利审查阶段，审查员认为“可溶性钙剂”可以包含各种钙剂，其本身的含义过于广泛，是一个非常上位的概念，如果在专利权利要求书中写入这样的概念，无疑使得专利的保护范围极度扩大。但是专利申请文件的说明书并没有对如此之大的范围进行充分的说明，只是选取 “葡萄糖酸钙”和“活性钙”进行说明书论证，记录在具体实施例中，因此专利申请文件的写法导致权利要求得不到说明书的支持，应当对申请文件中的权利要求进行修改。

申请人在接收到审查意见后，根据根据审查意见的要求对权利要求书进行修改，其中最为关键的是接受了“权利要求得不到说明书的支持”的审查意见，为了保证专利文件的授权，特意将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，也就是将一个上位概念修改为一个下位概念。从这一修改的结果来看，申请人似乎已经明确排除了“葡萄糖酸钙”这一技术特征，已经明确将“葡萄糖酸钙”这一技术特征排除在专利保护范围之外。后专利授权公告文本权利要求1的内容为：“一种防治钙质缺损的药物，……：活性钙4-8份，……。”

后专利权人委托公证人员对被诉产品进行取证，然后对被诉产品的成份进行鉴定，鉴定的结果为：每1毫升含葡萄糖酸钙60毫克、葡萄糖酸锌3毫克、盐酸赖氨酸10毫克。

一审和二审法院一致认为，在适用禁止反悔原则过程中，只有那些为了使专利申请文件具有新创性而明确排除的技术特征，才能够启动禁止反悔原则。如果明确排除的技术特征，不是基于使得专利文件具有新创性，则不适用禁止反悔原则，也就是说不是所有的明示放弃的专利技术方案，均可以适用禁止反悔原则。在这一案件中，申请人在申请专利过程中的修改不是基于新创性，因此这样的修改不能适用禁止反悔原则。

再审法院推翻了一审和二审法院的论述，认为根据现行的法律制度，并没有将禁止反悔原则限定在新颖性和创造性的前提之下。本案中专利申请人在专利审查过程中放弃了“葡萄糖酸钙”这一技术特征，不管这样的修改是什么目的，不管是否是因为新颖性和创造性而明确排除该技术特征。根据禁止反悔原则，以授权公告的专利文本为准，此时专利的保护范围已经明确排除了 “葡萄糖酸钙”技术特征。由于被诉侵权产品的被诉技术方案是“葡萄糖酸钙”，而“葡萄糖酸钙”属于专利申请人已经明确排除的技术方案。因此，被诉技术方案不落入涉案专利的保护范围7。

在最高人民法院另一案件中8，法官认为本案的焦点在于专利权人的明确排除陈述是否适用“禁止反悔”原则。根据有关司法解释9的规定，将“明确否定”作为“禁止反悔原则”适用的例外情形，当裁判者对意见陈述予以明确否定时，则使得申请人所做出的明确排除失效，其所做出的明确排除不应当启动禁止反悔原则。在本案件的专利授权阶段，专利审查部门对专利申请人所陈述的明确排除的意见不予采纳，且持明确否定意见。后来专利无效口审阶段也没有对这一否定意见产生异议，因此可以说明该否定已经得到国家知识产权局的一致认可。因此，由于组专利申请人作出的明确排除性的陈述在审查阶段和专利无效口审阶段均被明确否定，在这种情况下，应当认定专利申请人的明确排除意见已被明确否定，该明确排除意见已经失效，不应当启动禁止反悔原则。

此处专利申请人的明确排除意见失效与“禁止反悔”原则的正常适用并不冲突。因此，专利申请人关于特征A的明确排除意见不发生法律效果。根据有关司法解释，本案不应适用“禁止反悔”原则。二审法院在审判过程中，没有把握专利审查、专利无效口审以及专利侵权判断整体观察的方法，忽略在专利审查阶段，专利申请人所做的意见陈述已被“明确否定”，且该明确否定也得到了专利无效口审阶段的认可的事实，导致专利技术特征认定不具有一致性和连续性，不能深刻把握专利审查阶段“明确否定”的情形，认为审查意见对权利人不存在“明确否定”情形。二审法院的论述不符合司法解释规定，得出了在专利侵权判断过程中，应当适用“禁止反悔”原则的错误结论。

结论

由上述典型案例可以看出，目前司法实践对于禁止反悔原则的有如下结论：如果当事人在行政阶段对某一技术特征的明确排除使得申请文件具有可专利性（包括但不限于克服了缺乏新创性、保护范围不清楚、权利要求书得不到说明书的支持），则在专利侵权判断阶段，在适用等同侵权过程中，如果专利权人试图将已经明确排除的技术特征纳入其保护范围，则应当适用禁止反悔原则。如果专利申请人在行政阶段只是笼统地陈述了某项技术特征的含义，但是没有具体说明对某一技术特征放弃，则不得适用禁止反悔原则。如果当事人明确排除某一技术特征的意见陈述被“明确否定”，则上述明确排除某一技术特征的意见不适用禁止反悔原则。

1 孙莉.允诺禁反言规则与禁止反悔原则之比较研究[J].中国发展,2006(02):65-69。

2 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条。

3 奥伊利奇•考夫著，柯瑞蒙译:《专利制度经济学》，北京大学出版社2005年版，第57-64页。

4 北京市高级人民法院知识产权审判庭.北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》理解与适用[M].北京:知识产权出版社,2017:246-247。

5 黎运智. 论禁止反悔原则及其适用研究[D].华中科技大学,2006。

6 孔彦平. 一种防治钙质缺损的药物及其制备方法:中国，发明专利. CN1060336C[P]. 2008: 2-14。

7 最高人民法院（2009）民提字第20号案件的判决书。

8 最高人民法院（2017）最高法民申1826号案件的判决书。

9 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条的规定。

律师简介

张博文 律师

知恒律师事务所律师

知恒知识产权中心专利法律专业委副主任

专利代理师

专业领域：

专注专利业务，包括专利布局，专利无效口审，专利侵权诉讼，专利检索分析等。

案例曾入选“广州知识产权法院2022年服务和保障科技创新十大典型案例”。

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